Gli errori da evitare nella scelta e registrazione di un brand – Brevi note semiserie sulla tutela dei marchi a cura dell’Avv. Massimo Corio

Gli errori da evitare nella scelta e registrazione di un brand

Brevi note semiserie sulla tutela dei marchi a cura dell’Avv. Massimo Corio

 

Il Valore Strategico del Marchio

Il marchio è molto più di un semplice logo o parola (o suono, posizione, forma, pattern, ologramma, colore etc.): rappresenta, a mio avviso, l’asset intangibile principale di un’azienda, il veicolo della sua reputazione e il volano del suo valore nel mercato. Registrare un marchio significa creare un monopolio legale (ius excludendi) che protegge i nostri prodotti e servizi, instaurando un rapporto con il cliente che rimarrà ben “marcato” nella sua memoria.

Tuttavia, procedere a una registrazione senza una strategia legale ben definita rischia di trasformare il nostro new brand in un “titolo vuoto” (o, come dico ai miei clienti, in un “cavallo zoppo alla partenza”), non solo inidoneo ad offrire una protezione adeguata contro i contraffattori, ma che può risultare nullo o, peggio ancora, contraffattorio.

Nel mio studio assisto quotidianamente aziende che devono rimediare a errori commessi con il deposito “fai da te”: è un percorso difficile, costoso e oggettivamente frustrante, per cui la priorità deve essere prevenire questi rischi.

 

Gli errori critici che compromettono la tutela del marchio (e come evitarli)

Per garantire un marchio forte e difendibile, è fondamentale soddisfare le precise richieste tecniche previste dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), dai regolamenti EUIPO e dalle analoghe normative degli altri Stati in cui si intende estendere la protezione in futuro.

Le regole non si discostano molto tra i vari territori, ma è essenziale conoscerle prima. Prima di che? Prima di spendere inutilmente risorse economiche su un “brand” che, poco a poco, ci diventa familiare, ce ne innamoriamo e poi… scopriamo di non poterlo usare.

1. L’Illusione della Ricerca “Identica”

Molti imprenditori si limitano a cercare nomi identici su Google® o sui motori di ricerca, oggigiorno chiedendo anche il saggio e onnisciente consiglio a Sua eccellenza l’Intelligenza Artificiale. Purtroppo, questo non basta: la legge vieta anche la registrazione di marchi simili a quelli già presenti che possano creare confusione, o marchi simili ad altri segni già in uso sul mercato (uso di fatto o come altri segni protetti).

L’approccio corretto è: effettuare ricerche di anteriorità professionali che analizzino la somiglianza fonetica, visiva e concettuale del marchio desiderato rispetto ai segni distintivi preesistenti, utilizzando (e sapendo utilizzare) apposite banche dati nazionali, comunitarie e internazionali. Questo riduce drasticamente il rischio di rifiuti alla registrazione e di costose opposizioni.

Permettetemi un piccolo aneddoto sull’uso attuale dell’Intelligenza Artificiale: ho visto un cliente “farsi scegliere” il marchio dall’IA e farsi consigliare per quali prodotti usarlo nei prossimi cinque anni. Il “sarchiapone informatico” ha elaborato un mini studio con tanto di proiezioni di gradimento nel pubblico e vaticinando progressi di fatturato da brivido; peccato che un marchio “moltoquasiuguale” a quello in questione esistesse già per quei prodotti da almeno 30 anni e non solo: non era stato protetto con una registrazione, ma ben undici!

2. La Trappola del “Marchio Debole”

Scegliere un nome descrittivo (come “Lucidin” per vendere lucidi da scarpe) rende il marchio giuridicamente “debole” o addirittura nullo per mancanza di capacità distintiva. Anche se un marchio “quasi simile” ad altri dovesse passare indenne la fase di registrazione senza opposizioni, vogliamo davvero che il nostro business e la fidelizzazione dei clienti sia lasciata ad un nome poco originale al quale in futuro potrà agganciarsi un marchio “quasi simile” di un nostro concorrente?

L’approccio corretto è: seguire un processo di naming che punti su “marchi forti”, ovvero nomi o segni di fantasia o “capricciosi” (cioè che non c’entrino nulla con il prodotto/servizio o le sue qualità). In questo modo ci si assicura una protezione molto più ampia e si rende la vita difficile ai concorrenti sleali (ad esempio, il nostro “Lucidin”, se usato per un software avrebbe qualcosa da ridire nei confronti del marchio “Lucidell” se proponesse nel mercato dei prodotti analoghi).

3. You get what you ask for….l’errata indicazione dei beni e servizi per i quali vogliamo usare il marchio

Un marchio è protetto solo ed esclusivamente per le classi di prodotti e servizi specificate al momento del deposito (tutto ciò che è possibile produrre o prestare come servizio è rigorosamente classificato in 45 macro classi dette “Classi di Nizza”). Scegliere la classe sbagliata o utilizzare descrizioni generiche può limitare la protezione; una volta presentata la domanda, non sarà più possibile aggiungere nuove classi (salvo presentare una nuova domanda ex novo). L’unica eccezione sono i marchi “ultra-famosi” (ad esempio un certo cavallino nero su campo giallo che riproduce il cognome di un tal Enzo da Maranello), che sono protetti a prescindere dalla classe.

L’approccio corretto è: creare una strategia di classificazione “a prova di futuro” che non solo copra il business attuale, ma tenga conto anche delle potenziali espansioni (es. merchandising, app, franchising) nei successivi 5 anni (non è un numero a caso…).

4. Ignorare la tutela digitale

Registrare il marchio senza coordinare la protezione del dominio web vi espone al rischio di cybersquatting; al contrario, registrare un nome a dominio senza tener conto di un marchio preesistente vi espone al rischio di essere considerati cyberquatter o contraffattori.

L’approccio corretto è: combinare la strategia legale con quella digitale, controllando e “bloccando” i domini strategici (ad esempio .it, .eu, .com) mentre si deposita il marchio e, viceversa, verificare che il marchio non leda i diritti di chi ha ottenuto un nome a dominio identico o simile in precedenza.

 

5. Oltre i confini: Pianificare l’espansione

Vendere online o esportare senza una protezione adeguata significa mettere a rischio il proprio brand, lasciandolo potenzialmente in balia di distributori esteri, agenti o concorrenti locali (qualcosa forse si può ancora fare per cercare di rimediare, ma è indubbiamente meglio prevenire), oltre a esporre a rischi anche i propri clienti.

Ricordate il recente caso di quello sventurato acquirente online di una maglietta (una!) che riportava il disegno di un famoso personaggio dei fumetti, registrato come marchio grafico in Italia, pesantemente sanzionato quale importatore di merce contraffatta?

L’approccio corretto è: pensare prima alle possibili/probabili espansioni all’estero e valutare l’estensione territoriale del marchio da registrare, ad esempio tramite:

• il Marchio dell’Unione Europea: un’unica registrazione valida in tutti i 27 Paesi membri.
• Il Marchio Internazionale (Sistema di Madrid): per estendere la protezione in mercati chiave al di fuori dell’UE (es. USA, Cina, UK, Svizzera).

Non mettetevi in quella che io chiamo “la situazione leopardo”, dove al momento di affacciarvi su mercati esteri scoprite che il vostro amato marchio registrato in Italia può essere usato (e registrato) in Francia ma non in Germania, in Austria ma non in Spagna, in Svizzera ma non negli USA eccetera. Per quei paesi “NO” dovrete cambiare nome, perché il marchio è già stato registrato da qualcun altro, con tutto quello che ne deriva a livello di costi e indebolimento della vostra immagine sul mercato

 

Perché chiedere aiuto a dei professionisti e quali?

Affidarsi al “fai da te”, a portali automatizzati o ad “agenzie di servizi” (che agiscono semplicemente come passacarte tra voi e l’Ufficio pubblico competente) può sembrare un modo per risparmiare, ma spesso si traduce in rischi enormi: un’opposizione al marchio, ad esempio, può costare migliaia di euro in spese legali e costringervi a un rebranding completo, con conseguenti danni economici e di immagine.

Scoprire che un marchio non è registrabile (o utilizzabile) dopo aver già brandizzato i prodotti, stampato tutto il materiale pubblicitario e iniziato a venderlo sul mercato non è piacevole. Ricordo un paio di clienti che si sono rivolti al mio studio con l’inquietante frase “avvocato, abbiamo già fatto tutto, ci manca solo la registrazione del marchio… facciamola in fretta che la settimana prossima partiamo con le consegne, abbiamo la merce già sui pallet”… purtroppo il marchio era praticamente identico ad uno già registrato per gli stessi prodotti; indovinate le conseguenze e la mia risposta alla disperata domanda “ma se non registrassimo potremmo vendere lo stesso le merci con quel marchio?”

 

La cosa migliore per evitare tutti questi errori è rivolgersi a dei professionisti esperti in marchi (e proprietà intellettuale in senso lato)

 

Attenzione: gli unici soggetti abilitati a depositare marchi per conto di terzi sono:

• gli avvocati (astrattamente tutti, ma ovviamente è bene rivolgersi a chi si occupa specificamente di queste materie: andreste mai da un bravissimo oculista per farvi mettere una protesi al ginocchio?);
• i consulenti in proprietà industriale (cd. “mandatari”, che si dividono in consulenti per i marchi “M” e consulenti per i brevetti “B” e possono cumulare le abilitazioni “B+M”).

Si tratta di professionisti regolarmente iscritti nei rispettivi albi, che hanno completato un lungo percorso di studi e tirocinio e sostenuto esami di Stato, sono sottoposti a sorveglianza deontologica e “ci mettono la faccia” e l’assicurazione professionale in caso di errore.

Questi professionisti offrono una consulenza su misura che comprende:

• Analisi di Fattibilità: una valutazione preliminare chiara e onesta delle possibilità di registrazione.
• Corretta classificazione dei beni e servizi.
• Deposito della domanda di marchio presso gli uffici competenti.
• Strategia Difensiva: un monitoraggio attivo per intercettare eventuali registrazioni di marchi simili o usi illegittimi del nostro marchio da parte di terzi.
• Gestione del Portafoglio: controllo delle scadenze e dei rinnovi decennali.
• Difesa da atti contraffattori o di concorrenza sleale (se svolta in sede giudiziale, questa attività è riservata ai soli avvocati, salvo il caso del Tribunale Unificato dei Brevetti dove possono operare anche i mandatari, ma siamo nel campo delle invenzioni e non dei marchi).

Conclusione: Proteggi il tuo business

La tutela dell’identità aziendale e del patrimonio dei diritti di marchio inizia con una scelta strategica informata e prosegue con un efficace sistema di protezione.

Rivolgiti fin da subito a un professionista esperto in Proprietà Intellettuale per costruire in tandem una solida difesa legale attorno alle tue idee presenti e future

Per maggiori informazioni o richiedere una consulenza legale potete scrivere a desk@legaleuro.eu o cliccare QUI